注册商标转让中的法律风险

注册商标作为现代企业的无形资产之一,具有越来越重要的商业价值。它越来越受到企业的重视,规范管理,加强保护,被纳入企业知识产权管理体系。由此引发的诉讼案件越来越多,也给企业在注册商标转让中的风险提供了很多提示。

1、 注册商标转让的内部授权程序

在转让过程中,应重点关注转让方签署本合同所需的内部授权程序是否已完成。《公司法》等法律法规对注册商标的转让是否需要股东大会决定没有明确规定。公司内部授权程序中有公司章程等规定的,为保护被转让公司的全体股东,股东大会应当作出决议,报经批准。

参考案例:邓玉吉诉邓玉军第三人厦门宇某贸易有限公司损害公司利益责任纠纷案

在本案审理过程中,原告邓玉吉称,上述商标转让行为均未经公司股东会决议,他对此一无所知。为此,被告的委托代理人未经法院确认,法院责令被告在法院开庭后3个工作日内向法院提交相关证据。在本案中,这一部分事实成为争论的焦点。

此外,根据上述转让声明和转让合同,第三方厦门XXX贸易有限公司和被告邓XXX向**工商行政管理总局商标局提出申请。**工商行政管理总局商标局于2015年7月7日签发《商标转让证》,批准上述8个商标的转让注册。

2、 转让的注册商标权属是否清楚

未经核准的商标转让,须经商标注册核准后,方可核准。如果商标还在申请过程中,商标转让就存在风险。商标未经核准注册的,转让无效。

注册商标是否被撤销、撤销或者超过有效期未续展;

商标转让合同的受让人不仅必须依赖转让人提供的商标注册证书,还必须调查转让人是否为商标注册人。此外,还需了解商标注册人的名称、地址与转让人营业执照上的名称、地址是否一致。转让人营业执照上的名称、地址与转让商标注册证上的名称、地址不一致的,商标局不予受理。

转让的商标是人民法院冻结的商标,还是作为质押注册的商标。在冻结期和质押期内,未经人民法院和质权人同意,不得转让商标。否则,商标转让合同无效。

3、 商标是否已被许可给他人

商标权转让前,商标转让合同的转让人往往将商标使用权许可给第三人。为保护受让人的利益,受让人在签订商标转让合同前,应当明确所转让商标的权利,明确规定所转让商标的许可使用,以及受让人是否仍需承担许可使用的相关权利和义务商标转让合同签订后。根据《商标法》第四十条规定的三种商标许可方式,被转让的注册商标为他人设定专用许可的,受让人实质上不享有任何商标的权益,专用许可也是如此,而受让人对他人的许可也会造成实质性的障碍。

根据现行法律规定,许可后的商标转让合同不影响原许可合同的效力,被许可人可以在许可合同有效期内继续使用该商标。根据《商标法》第40条,商标许可有三种类型:

(1) 专用许可,是指商标注册人在约定的期限、地域和方式内,仅向一个被许可人许可使用该注册商标,商标注册人不得按照约定使用该注册商标;

(2) 专用许可,是指商标注册人在约定的期限、地域和方式内,只向一个被许可人许可使用注册商标,商标注册人可以按照约定使用注册商标,但不得以其他方式许可使用注册商标其他;

(3) 普通使用许可证,是指商标注册人在约定的期限内,在约定的区域内,以约定的方式授权他人使用其注册商标,并可以自行使用或者许可他人使用该注册商标。

4、 商标同时转让

《商标法》第二十五条规定:

转让注册商标的,转让人和受让人应当向商标局提出转让注册商标的申请。转让注册商标的申请,由受让人办理。商标局核准注册商标转让申请后,应当向受让人出具相应证明,并予以公告。

转让注册商标的,商标注册人应当同时转让在相同或者近似商品上注册的相同或者近似商标;不同时转让的,商标局应当通知商标注册人限期改正;商标注册人逾期不改正的,视为放弃转让注册商标的申请,商标局应当书面通知申请人。

商标局对可能造成误解、混淆或者其他不利影响的注册商标转让申请不予批准,并应当书面通知申请人并说明理由。

在本案审理过程中,经法院调解,双方终达成商标转让一揽子协议。

商标转让合同签订至核准公告之日的权利义务风险

根据《商标法》第三十九条第二款的规定:“注册商标转让经核准后,应当公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”由于受让人自商标转让合同签订之日起至核准公告之日止未取得商标专用权,双方在此期间的权利义务应当明确约定。

综上所述,受让人在签订和履行商标转让合同时,应当对转让的商标有充分的了解,并严格按照法律规定办理相关手续,限度地规避法律风险。

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